중국시장 진출을 위한 필수 IP 전략

정국철 외국변호사(중국)

최근 자본을 보유한 중국 기업들이 선진적인 기술, 노하우 등을 갖고 있는 한국 회사에 제휴제안을 많이 보내고 있습니다. 실제로 이와 같은 추세에 맞추어, 치과, 성형, 자동차부품 등 분야에서 중국기업에 비해 우위적인 기술력을 갖고 있는 한국 회사가 중국시장에 많이 진출하고 있습니다. 사례를 살펴보면, 중국 기업은 자본과 영업력, 한국 회사는 기술과 노하우를 제휴 조건으로 투자약정서 또는 주주간 약정서 등을 체결하는 경우가 많습니다. 그러나 중국 사업의 핵심 가치로 평가되는 IP가 중국 기업 또는 합자회사에 이전된 후 중국 기업의 계약 파기 또는 불이행 등의 분쟁이 많이 발생하고 이에 대한 한국 회사의 준비가 미흡한 것이 현실입니다. 따라서 중국 시장 진출을 계획하고 있는 한국 회사의 입장에서 IP를 활용하는 전략에 대해 진지하게 고민할 필요가 있습니다.

 

◇ 합자회사에 대한 IP 출자와 문제점

한국 회사와 중국 기업이 주주가 되어 중국 내에 합자회사(이하 “JV”)를 설립 시 화폐 또는 비화폐 재산으로 출자할 수 있습니다. 비화폐재산이란 화폐로 가치를 표시할 수 있고, 법률에 따라 양도할 수 있는 재산을 말합니다. 대표적인 비화폐 재산으로는 특허나 상표, 저작권과 같은 지적재산권(“IP”), 실물을 들 수 있습니다. 참고로, 법률에 의해 명의 이전이 불가한 노하우는 출자할 수 없습니다.

한국 회사는 중국 진출 시 “중국 리스크”(예컨대, 꽌시, 사회주의 체제 등)로부터 오는 불안감 때문에 사업 초기에는 자본투자를 꺼리는 경향이 큽니다. 그래서 JV를 설립하여 우선 IP를 출자하고 기술자문을 하면서 중국 기업과 같이 사업을 추진하다가, 사업성이나 수익성이 가시화되면 증자 등을 통해 본격적인 투자를 실행하는 경우가 많습니다. 위와 같이, 한국 회사가 IP를 JV에 출자할 경우, 사업 초기에 발생하는 자본 투자의 부담감을 없애고 중국기업과 투자약정서 등을 협의할 때 어느 정도 우월적 지위에서 설 수 있는 장점이 있기는 하지만, 실제 발생한 분쟁 사례와 판례에 비추어 볼 때 아래와 같은 문제점이 있습니다.

첫째로는 한국 회사가 IP를 JV에 출자하면 한국 회사가 갖고 있던 최강의 협상카드이자 무기이던 IP의 소유권이 JV에 이전하게 됩니다. 중국 기업과 JV의 운영 과정에 분쟁이 발생하면 한국 회사는 중국 기업을 압박할 수단이 거의 없게 되고 최악의 경우 합자회사에 IP만 이전해주고 쫓겨나는 신세가 될 수도 있습니다.

다음으로 한국 회사는 IP로 출자 시 회계법인에서 감정평가한 금액을 IP의 출자금으로 인정받게 됩니다. 만약 중국 사업이 승승장구하여 증자 등 추가적인 자금투자가 필요할 경우, 한국 회사는 자신의 지분비율에 따른 증자금을 납입하지 못한다면 결국 중국 기업의 일방적인 증자로 인해 지분비율이 희석될 것이고 이에 따라 주주로서의 권리가 축소될 것입니다. 즉, 초기에 중국사업의 핵심사항인 IP의 감정평가 금액을 확정해 놓았기 때문에 위와 같은 문제가 발생하게 됩니다.

마지막으로, 중국 기업과 같이 JV를 지속적으로 운영할 수 없어서 중국 내에서 새로운 사업파트너를 찾을 경우, 한국 회사는 IP에 대한 소유권을 이미 상실하였으므로 새로운 시작조차 거의 불가능하게 됩니다. JV의 청산 등을 통해 IP를 회수하는 방안이 있을 수는 있지만 현실적으로는 거의 불가능합니다.

◇ 기술 사용허가를 활용하는 전략

그렇다면 중국에 진출하면서 IP를 어떤 방법으로 활용하는 것이 바람직할까요. 관련 전략을 살펴보기에 앞서서 우선 중국 회사법에 규정된 자본금 제도를 확인해 볼 필요가 있습니다. 중국의 자본금 제도는 한국과 달리 상당히 유연합니다. 주주는 회사 설립 시 자본금을 실제로 납입할 필요가 없고, 각 주주의 합의에 의해 회사 정관에 정한 기한 내에 출자금을 납입하면 됩니다. 예를 들어, 모든 주주가 회사 설립 후 5년 내에 출자금을 납입하기로 약정할 경우 주주는 회사 설립일로부터 5년 내에 자본금을 납입하면 됩니다.

중국의 위 자본금 제도를 감안해서 중국 진출 시의 IP 활용 전략을 예시적으로 서술하면 다음과 같습니다.

1. 한국 회사와 중국 기업이 중국 내에 JV를 설립하면서, JV의 자본금과 각자의 출자금을 정하고(한국 회사도 화폐 출자임) 출자기간을 3년으로 합니다.

2. 한국 회사는 JV와 사이에 한국 회사의 기술 사용을 허락하는 계약을 체결하고, JV는 월 또는 분기 별로 한국회사에 로열티를 지급하도록 합니다. 이 경우, 한국회사는 JV로부터 지급받는 로열티를 재원으로 JV에 납입할 출자금을 마련할 수 있습니다. 이 경우, 한국 회사가 화폐로 출자하기로 약정했더라도 자금 부담이 거의 없게 됩니다.

3. JV의 사업성과 수익성에 의해 한국 회사가 JV로부터 받는 로열티를 인상할 경우, 한국 회사는 로열티로 인한 추가 수익을 얻을 수 있고 나아가 JV에 대한 증자 재원도 마련할 수 있어서 중국 기업의 일방적인 증자로 인한 지분 비율 축소도 효과적으로 방어할 수 있습니다.

4. 한편, JV와 체결하는 기술 사용 허락 계약을 작성할 때에는 만일 JV가 로열티 지급을 지연할 경우 위약금을 지급하도록 하고, 계약해지가 가능하도록 하는 등의 안전장치를 마련해 놓을 수 있습니다. JV의 운영 과정에서 중국기업과 마찰이 발생하면, 이러한 계약 조항을 압박카드로 활용할 수 있습니다. 또한 기술의 소유권이 JV에 이전된 것이 아니므로 다른 사업파트너를 만나 새로운 사업을 시작하는 것도 충분히 가능합니다(기술 사용 허락 계약이 비독점적일 경우).

위와 같이, 기술 사용 허락 방식은 출자 방식에 비해 많은 장점을 갖고 있고, 중국의 자본금 제도의 유연성과 맞물러 상당한 효과를 가져올 수 있습니다. 실제로, 필자가 수행한 치과, 성형, 자동차부품 등의 중국 진출 사업에서 위와 같은 전략으로 회사정관을 만들고 투자약정서를 체결하였으며, 지금까지 한국 회사가 JV의 운영권을 확보하면서 많은 성과를 올리고 있습니다.

한편, 기술 사용 허락 계약을 체결하더라도 중국기업이 일방적으로 계약 파기 또는 불이행 후 중국 내에서 기술을 무단으로 사용하는 피해가 급증하고 있습니다. 그러므로, 사용허락 계약은 이러한 부분도 충분히 고려하여 작성, 협의할 필요가 있고, 여기서는 한국 회사가 실무적으로 많이 범하는 실수를 한 가지만 언급하고자 합니다.

많이 하는 실수가 바로 분쟁 발생 시의 관할법원 부분입니다. 한국 회사의 경우 중국 사법제도에 대한 생소함과 불신으로 기술 사용 허락 계약의 관할법원을 한국법원으로 정하는 경우가 많습니다. 그 이유는 아마 한국에서 분쟁을 해결하는 것이 가장 용이하고 한국 법원은 최소한 중국 기업에 치우치는 판단을 하지 않을 것이라는 믿음 때문일 것입니다.

그런데 한국과 중국은 상호간에 상대국 법원의 판결 효력을 인정하지 않고 있습니다. 이로 인해, 한국 회사가 중국 기업이 무단으로 기술 등을 침해한다는 이유로 한국법원에 소를 제기하여 승소판결을 받더라도 해당 승소판결은 중국 내에서 강제집행이 안되어 결국 이러지도 저러지도 못하는 입장에 처하는 경우가 많습니다. 현재 중국법원도 실력과 공정성을 겸비한 판사가 사건을 심리하고 법률 규정을 무시한 채 중국기업에 치우치는 경우는 거의 없으니, 중국에서 집행이 필요한 사건이 예상될 경우 관할법원을 중국법원으로 정하는 것을 적극적으로 고려해 보아야 합니다.