[뉴스레터_지식재산권_제10호_법률칼럼]

해외진출 시 기술이전계약 관련 유의사항

윤복남 변호사

얼마 전 중국업체에게 기술이전을 해 준 고객으로부터 급한 연락이 왔다. 기술이전을 받은 중국업체가 아무런 사전 상의도 없이 무단으로 특허를 출원했다는 것이다. 과거에는 우리 기업이 미국, 일본, 유럽 등으로부터 기술을 수입하다가 이제 기술수출 기업으로 변모하였다. 우리 기업의 생산기지를 인건비나 유지비가 더 저렴한 중국, 동남아시아 등으로 옮기기도 함에 따라 새롭게 발생한 일이다. 아래에서 외국기업에 기술이전을 해줄 때 어떤 요소를 고려해야 할지 살펴본다.

1. 해당 국가 특허출원

맨 처음 검토할 것은 특허출원 등 기술 보호 조치이다. 특히 해당 국가에 대한 특허출원이 되어 있는지를 꼭 점검할 필요가 있다. PCT로 국제특허를 출원했더라도 해당 개별 국가에 진입을 해야만 함을 유의해야 한다. 앞서 언급한 사례처럼 특허출원을 미뤘다가 이후에 도용 당하면 이를 돌이켜 해결하는 절차는 만만치 않다.

2. 비밀유지계약의 체결

다음으로 중요한 것은 ‘비밀유지계약’의 체결이다. 아직 기술이전을 위한 본 계약이 체결되기 전이라도 특정 기술정보가 일부라도 가기 전에는 반드시 ‘비밀유지계약’을 체결할 필요가 있다. 해당 ‘비밀유지계약’에는 어떤 정보가 비밀정보인지, 구체적으로 어떤 방식으로 비밀정보를 관리해야 하는지, 임직원이나 정보 관련자들에 대한 비밀유지 조치는 어떠해야 하는지, 계약종료 후 폐기나 반환절차는 어떻게 하는지, 위약벌이나 손해배상액 예정은 어떻게 할지 등을 구체적으로 정할 필요가 있다. 아울러 국제계약이므로 중재합의나 준거법 등도 사후 처리가 원활할 수 있도록 명확하게 해 둘 필요가 있다.

3. 기술이전계약의 주요 사항

기술이전계약을 체결할 경우 주요한 체크 사항들을 제시해 본다. 각 계약에 따라 거래의 목적이나 이해관계가 다를 것이므로 일반적으로 말할 수는 없으나, 통상적인 기술이전계약에서 기술제공자 측 입장에서 체크할 사항을 제시해 본다.

(1)  이전대상 기술의 범위를 특정하여야 한다. 어떤 기술이 대상인지 명확하게 알 수 있도록 별지 등을 통해 기술 범위를 확정하도록 한다. ‘000 제품 제조를 위한 기술’이라는 식의 모호하게 표현하는 것은 부족하고, 향후 분쟁이 될 수 있다.

(2)  어떤 방식으로 기술을 제공할지를 특정한다. 어떤 기술자료가 제공대상인지, 기술교육, 자문은 어떤 방식으로 할지(상대방이 우리 업체로 방문하는 교육인지, 우리 기술자의 현지 파견교육인지 여부), 얼마의 기간에 걸쳐 총 몇 시간의 범위 내에서 기술 제공을 할지, 비용(출장비, 인건비 등)은 누가 얼마나 부담할지 등을 구체적으로 정한다.

(3)  어느 정도까지의 보증을 할지도 쟁점이 된다. 기술도입을 하는 측에서는 최종 제품생산까지를 보증하기를 원하는 경우가 많으나, 이러한 보증은 기술제공자에게는 상당한 부담이 된다. 아예 보증을 배제하거나, 혹은 적절한 단계(정도)까지의 보증으로 제한할 필요가 있다.

(4)  기술제공 대가의 산정과 지급 방법, 구체적으로는 일시 기술료 지급 여부, 상품 양산 후 로열티 금액의 결정(정액 로열티 혹은 정률 로열티 여부 포함), 제품생산을 하지 않더라도 부담하는 최소기술료를 규정할지 여부, 로열티 정산의 기간 단위 등을 정한다.

(5)  제품판매의 시장범위는 어디까지인지, 독점권을 부여할지, 위반 시 어떤 대응조치를 취할지, 경업금지 의무를 부과할지 등 역시 정하여야 한다.

(6)  기술비밀에 대한 비밀유지의무를 부과하고, 위반 시 이에 대한 대응 방법 역시 중요한 쟁점이다(앞서 ‘비밀유지계약’의 쟁점과 같다).

(7)  기타 개량기술의 귀속, 실시료 정산 관련 실사 협조의무, 특허 실시권 등록 여부, 제3자의 침해에 대한 대응 등을 추가로 정할 수 있다.

4. 분쟁해결조항 – 국제중재

한가지 추가할 점은 해외업체와의 분쟁해결방안이다. 대한민국 서울중앙지방법원을 전속적 합의관할로 하면 유리할 것으로 보이나, 실제로 해당 외국업체가 한국 내에 재산이 없을 경우 이후 해당 외국업체 소재 국가 법원의 집행판결을 받아야 하는 부담이 있다. 그렇다고 상대국가 법원으로 할 경우 불리한 입장에 처할 수 있다. 따라서 재판으로 하기 보다는 신뢰성 있는 국제중재기관(예컨대, SIAC 싱가폴 국제중재센터 등)의 중재를 받는 것으로 할 것을 권고한다. 해당 중재를 각국 법원에서 집행할 수 있도록 상호간에 합의하면 실효성이 높은 분쟁해결수단이 될 수 있다.