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특허 라이선스 계약의 체크리스트

윤복남 변호사

특허 라이선스 계약, 혹은 특허 실시권 계약은 특허권자가 제3자에게 자신의 특허를 일정한 조건에 따라 실시할 수 있도록 허락하는 계약이다. 따라서 특허권자(licensor)와 실시권자(licensee) 사이에서 이해가 조정되어야 한다. 어떤 특허를 대상으로, 실시료(royalty)를 얼마로 하여 전용실시권 혹은 통상실시권을 부여하느냐가 특허 라이선스 계약의 주요내용이다. 그렇다면, 이러한 특허 라이선스 계약의 주요 체크리스트는 무엇일까?

1.     독점권 부여 여부

특허 라이선스 계약의 가장 핵심적인 쟁점 중 하나는 독점권 부여 여부 및 적용 지역이다. 특허법상의 전용실시권이나 독점적 통상실시권을 부여할지 결정하고, 부여하더라도 일정한 지역(국가)으로 제한하고 다른 지역은 특허권자가 직접 또는 제3자에게 실시권을 부여하려면 해당 지역(국가)을 명시하여야 한다. 또한 독점실시권자가 실시를 해태하거나 무성의하게 실시하는 경우에 대비하여 최소 실시료 지급 의무를 부과하거나 일정 기간 이내 독점권을 해지할 권한을 유보하는 것을 검토할 수 있다.

2.     추가 특허권이나 기술 필요 여부

특허 실시권을 부여받은 실시권자 입장에서 주요하게 검토되어야 할 사항 중 하나가 해당 특허 외에도 추가적인 특허권이나 추가 기술의 실시권이 필요한지 여부이다. 특허권자는 단지 해당 특허발명에 대해서만 실시허락을 할 수 있을 뿐이어서, 실시권자가 특정 제품을 생산하려면 추가로 다른 특허나 기술이 필요할 수 있기 때문이다. 특히 크로스 라이선스(cross license) 방식으로 기업들이 각자 보유한 특허의 상호사용을 허락하고 있는 경우에 유의해야 하는데, 해당 특허권자에게서 실시권을 확보하더라도 다른 특허권자로부터 따로 실시권을 받지 않으면 실시가 불가능 하기 때문이다. 아울러 특허 실시에 필요한 기술을 이전받거나 노하우(knowhow)를 습득하기 위해 특허권자와 부차적인 라이선스 계약을 체결할 경우에는 이전 받는 기술의 특정, 기술이전의 범위, 방식(자료제공이나 기술지도 등)을 주의 깊게 검토해야 한다. 실시권자 입장에서는 제품 양산에 성공할 때까지 기술지도를 받는 것이 유리할 수 있다.

3.     적정 로열티 비율?

특허 라이선스 계약자문을 할 때 로열티의 적정 비율이 얼마인지 묻는 경우가 많다. 그러나, 이는 사업상 고려 사항으로 산업별, 나라별로 상당한 차이가 있을 뿐 아니라 해당 업계의 관행이나 거래 당사자간의 관계가 큰 영향을 미치므로 몇 퍼센트가 적정한지를 일률적으로 말하기는 어렵다. 경험상 매출액 대비 3~5%를 일반적인 기준으로 하여 이보다 높거나 낮은 다양한 경우가 있다. 일본이나 미국 등에서는 이러한 통계가 상당히 많이 있으므로 참고할 수 있을 것이다. 한편, 법률적으로 고려할 사항은 매출액 규모에 따라 일정 비율을 받게 되는 런닝로열티의 기준 매출액을 총매출로 할 것인가, 비용을 공제한 순매출로 할 것인가이다. 순매출로 할 경우 계약서에 명시적으로 비용항목을 상세하게 정하지 않는 한 서로 이견이 발생할 수 있으므로 총매출로 하는 것이 분쟁예방에 도움이 된다.

4.     기타 고려사항

(1)  재실시권(sub-license) 허락 여부

실시권자가 특허 라이선스를 받은 후 이를 제3자에게 재실시허락을 하고자 할 경우, 특허법상 특허권자의 허락을 필요로 한다. 따라서 실시권자가 제3의 업체를 통하여 생산을 하거나, 해당 특허를 이용한 프랜차이즈 사업 등을 고려하고 있을 경우에는 미리 재실시에 대한 동의를 명시하는 것이 바람직하다.

(2)  개량발명의 귀속

라이선스 계약 이후 특허권자나 실시권자의 개량발명이 추가로 발생한 경우, 해당 개량발명은 누구에게 귀속되는지, 상대방에게 무상실시권을 부여할 것인지의 문제가 있다. 경우의 수가 다양한데, 이후 권리관계에 상당한 영향을 주므로 유의하여야 한다.

(3)  특허의 등록거절이나 무효시 조치

발명에 대한 출원 중라이선스를 받은 이후 해당 출원이 등록거절되거나, 혹은 등록특허가 라이선스를 받은 이후 무효로 될 경우 어떻게 대처할 것인가의 이슈이다. 만약 아무런 계약조항이 없다면, 부당이득반환청구로서 실시권자가 기존에 납부한 실시료를 돌려받을 수 있는지도 문제된다. 따라서 이에 대해서도 명확하게 정하는 것이 바람직하다.

(4)  실시료 정산 및 실사협조의무

만약 실시권자가 런닝로열티의 기준이 되는 매출액을 속이거나, 매출액 증빙자료를 제대로 제출하지 않는 경우 특허권자 입장에서는 실시권자에 대해 회계실사를 하여 정확한 매출액을 밝힐 필요가 있으므로 이에 대해 실시권자의 협조의무를 부과할 필요가 있다.

(5)  기타 체크리스트

특허권자가 통상실시권을 특허청에 등록할 의무가 있는지 여부, 제3자의 특허침해가 발생할 경우 특허권자에게 이에 대해 대응할 의무를 부여할지 여부, 라이선스 계약해지 후의 조치, 국제계약에서 준거법이나 관할조항 등을 체크해야 할 사항으로 꼽을 수 있다.