[뉴스레터_지식재산권_제5호_영업비밀 특강(1)]

회사 내 핵심기술, 영업비밀로 보호할까? 특허로 보호할까?

윤복남 변호사

회사가 개발한 특정 핵심 기술을 보호하는 주요한 방법 중 하나가 특허권 취득이라면, 다른 하나는 영업비밀로서 보호하는 방법이다. 영업비밀은 특허제도가 생기기 훨씬 전부터 고유한 기술보호 방법이었다. 영업비밀의 보호방법은 매우 단순하다. 비밀로 지키기만 하면 된다. 유명한 맛집의 레서피도, 코카콜라 원액의 제조비법도 모두 영업비밀로 보호되었기에 오랜 기간 독점권을 행사할 수 있었다.

그럼, 영업비밀로 보호하는 것이 무조건 특허보다 유리하기만 할까? 회사 내 핵심기술을 영업비밀로 보호하고자 할 경우, 몇 가지 애로사항이 있다.

첫째, 영업비밀은 의도하였든, 의도하지 않았든 한 번 세상에 공개되고 나면, 판도라의 상자가 열린 것처럼 아무런 보호도 받을 수 없고 독점권은 사라져 버린다. 둘째, 일부러 공개하지 않았다고 하더라도, 다른 경쟁자가 스스로의 노력에 의해 동일한 기술을 확보하면, 역시 독점권은 사라진다. 해당 영업비밀을 각자가 보유하여 비밀로 유지할 수는 있으나, 다른 경쟁자의 동일 기술 개발에 의해 더 이상 독점권은 유지되지 못한다.

이러한 영업비밀의 단점은 특허제도로써 보완할 수 있다. 개발된 기술에 대한 공개의 댓가로 그 기술에 대한 20년의 배타권, 독점권을 국가가 보장해 준다. 즉, 신기술을 만인에게 공개하게 하여 만인이 더 나은 기술을 개발하는 단초로 이용할 수 있게 한 댓가로 발명자에게 독점권 부여의 특혜를 부여한다. 이러한 이유로 현대의 수 많은 기업들은 특허로 자신의 핵심기술을 보호하는 데에 엄청난 노력을 기울이고 있는 것이다.

그렇다면, 어떤 경우 특허로 보호하는 것이 유리하고, 또 어떤 경우 영업비밀로 보호하는 것이 더 유리할까? 여기에 왕도는 없을 것이나, 몇 가지 기준을 제시해 보면 다음과 같다.

첫째, 경쟁사가 이후 손쉽게 개발가능한 기술이어서 선점이 필요할 경우 특허가 유용하다.

둘째, 공개되면 너무나 쉽사리 복제가 가능하고, 해당 복제품에 대한 단속이나 법적 대응이 쉽지 않을 경우 영업비밀이 더 유리할 수 있다.

셋째, 일정한 기술을 특허로 공개하고, 좀더 구체적인 노하우는 영업비밀로 남겨놓는 방식도 고려할 수 있다. 많은 기업들이 이와 같이 양자를 적절히 혼합하는 전략을 구사하기도 한다.

만약 핵심기술을 영업비밀로 보호하기로 하면, 특허와 구분되는 몇 가지 특징이 있다.

(1) 영업비밀은 기술에 제한되지 않는다. 즉, 특허처럼 등록요건을 만족하여야 하는 것이 아니며, 경영상 비밀 등도 광범위하게 보호될 수 있다.

(2) 기간에 제한되지 않는다. 특허와 달리 특정한 보호기간이 정해져 있지 않으므로 비밀로 유지만 된다면 영구적 보호도 가능하다. 다만, 민사소송에서 퇴직자에 대하여 영업비밀의 보호를 주장할 경우 일정한 기간제한을 받는다. 이는 퇴직자가 동종업종에서 아예 일할 수 없게 되면, 직업의 자유가 침해되기 때문이다.

(3) 영업비밀에 대한 침해로부터 보호를 하기 위해서는 영업비밀로서 인정받을 수 있어야 하는데 이를 위해선 특히 영업비밀로서 관리하는 노력이 필요하다. 특허는 특허청에 특허명세서를 제출하여 등록되면 공적으로 보호되는 반면, 영업비밀은 그와 같은 방법을 사용하지 않아 해당 기업이 스스로 기술상, 경영상의 정보를 영업비밀로서 관리하는 노력을 구체적으로 기울여야 한다. 특히 최근에는  ‘영업비밀에 대한 비밀관리성’이 영업비밀 침해분쟁에서의 주요 쟁점이 되고 있으므로 유의할 필요가 있다.