[뉴스레터_지식재산권_제5호_발명특허 사건파일]

특허등록은 끝이 아니다?

김준효 변호사

아이디어 구상이 특허권으로 결실을 맺기까지는 발명을 완성해 특허청에 특허출원을 하고, 1년여간 심사를 거쳐야 한다. 심사 후 등록 결정이 있고, 등록 절차를 이수하여 특허등록이 되면 유효한 특허권이 발생한다. 그런데, 특허등록으로 어렵게 얻은 특허권이 존속기간만료 전에 무효로 판단 받는 경우가 있다.

먼저 아래는 등록 특허권의 실질적 효력 유무가 쟁점이 된 소송 사례이다(사례 #1).

사례 #1: 원고는 1998년경에 발명 1을 완성하고, 1999년경에 발명 2를 완성하였다(각 스틸코드 관련 발명). 원고의 발명 1을 양수받은 피고 회사는 국내외의 출원을 하여 한국, 미국, 일본 등에서 특허등록을 받았으나 유럽특허가 거절되었다. 2011년경 원고는 회사를 상대로 발명 1, 2에 대한 직무발명보상금 청구소송을 제기하였다. 이 소송의 발명 1과 관련하여 피고 회사는 유럽특허 거절 시에 근거자료로 인용된 비교대상발명을 이유로 한국, 미국, 일본 등의 등록특허 모두가 ‘신규성 결여에 의한 실질적 무효’라고 주장하였다. 이에 대하여 원고는 특허가 무효로 확정되기 전에는 유효이라고 다투었다. 1심, 2심 법원은 발명 1의 한국 특허 등은 모두 무효라고 판단, 확정됨(발명 2는 원고 일부 승소).

위 사례에서 원고는 “대법원 2012.1.19. 선고 2010다95390 판결에 비추어 볼 때, (특허법원이 아닌) 민사 법원은 침해소송에서 권리자의 권리남용이 있을 경우에 한국 특허의 상대적 무효를 판단할 수 있을 뿐 특허권의 대세적(對世的) 무효 판단을 할 수는 없으므로, 권리남용이 문제되지 않는 이 사건의 경우, 법원은 무효라고 판단할 수 없다”라고 주장하였으나 재판부는 원고 주장을 배척하였다. 이 사례는, 특허분쟁에 대한 사법적 검토가 통일되어 진행되지 않고 ① 특허심판원-특허법원-대법원 계열의 무효 판단의 사법절차와 ② 특허침해/직무발명보상금청구의 민사소송 1심-항소심-대법원 계열의 민사 사법절차 등의 2 방향으로 진행되는 문제점을 드러내며, 이러한 문제점을 검토하여 해결책을 찾을 필요성이 있음을 보여준다. 

그런가 하면 아래 사례는 등록 특허권이 실제로는 효력을 갖지 않음이 명백하게 드러난 경우이다(사례 #2).

사례 #2: 갑 회사와 을 회사는 건설 관련 동종 업계의 사업체이다. 갑의 실용신안권(2001.3.12. 출원, 2001.6.5. 등록-2011.3.12. 존속기간 만료)에 대하여 을은 2002.경에 무효심판을 청구하였다. 갑과 을은 2003.경에 사실상 무효인 실용신안권을 유효로 살려둔 채로 실용신안권을 갑과 을이 나누어 가지고, 매도인 을, 매수인 갑으로 한 부품독점판매를 약정하는 이 사건 계약을 맺었다. 이후 갑이 을로부터 구입하기로 한 수량을 구입하지 않자 을은 2009. 8. 갑을 상대로 계약불이행에 의한 손해액 1억5천만 원을 청구하는 소송을 제기하였다. 이 사건에서 피고 갑은 “① 갑과 을은 창작성 없는 발명에 특허권이 존속되도록 하고 이 특허권을 공동소유하는 약정을 하여 국가의 특허제도를 농단하였고, 제3자(공중)은 갑과 을이 공유한 특허권의 효력에 의해 입찰에 불리한 상황에 처하여 자유경쟁을 제한당하는 피해를 입었다. ② 공서양속 위반이어서 이 사건 계약은 무효이다.”라고 주장하였다. 항소심에서 2010.10. 피고가 원고에게 3천여만 원을 지급하는 것으로 조정 성립 종결.

위 사례에서는 원고 또한 피고와 공동하여 국가의 특허제도를 농단한 당사자이었기에, 실용신안권의 존속기간이 많이 남았더라면 위와 같이 원고에게 유리한 조정결정이나 판결이 어려울 수도 있었을 것이다. 이 사례는 ‘발명을 장려하고 산업을 발전시키기 위해 발명의 부가가치에 합당한 특허권을 부여한다’라는 특허제도의 근본 취지를 다시 돌아보게끔 한다.